A judicialização de disputas marcárias, o entendimento do STJ e a proteção conferida aos titulares de marcas registradas de evitar que outras “peguem carona” em sua fama e prestígio
Em 2022 três comediantes brasileiros, Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho, e uma importadora de vinhos se juntaram para criar uma linha da bebida voltada para um público que, normalmente, consumiria cerveja e, com valores acessíveis, a intenção era democratizar o consumo de vinho.
A ideia de artistas licenciarem marcas e utilizarem de sua influência para expandir as vendas vem crescendo ultimamente, contudo, no caso dos humoristas, a concepção do produto, desde o nome, até o rótulo, tinha como inspiração um vinho já conhecido e renomado no mercado nacional e internacional.
O nome criado pelos humoristas foi Putos, uma sátira ao existente e afamado Petrus, mas além disso, os rótulos dos dois produtos tinham cores semelhantes e continham elementos idênticos, como um selo vermelho, ramos de videira, a imagem de rostos em um círculo e até mesmo a fonte era semelhante.
Diante disso, a Petrus notificou a importadora dos vinhos Putos informando que a exploração comercial do produto infringiria seus direitos de propriedade intelectual. No entanto, foi necessário o acionamento do Poder Judiciário que, em junho de 2024, deferiu o pedido de tutela de urgência da Petrus no sentido de determinar que a importadora se abstivesse de comercializar os vinhos Putos[1].
Em dezembro de 2024 foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos da Petrus e, confirmando a decisão liminar, determinou a cessação da distribuição, exportação, comercialização e divulgação dos vinhos Putos, além de condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 50 mil e materiais a título de lucros cessantes a serem apurados em posterior liquidação.
A análise do caso com fundamento na legislação de propriedade industrial brasileira, a Lei n. 9.279/96 leva à conclusão de que sequer seria possível o registro da marca Putos perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal responsável pela concessão e garantia dos direitos de propriedade industrial no país (marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas e outros).
Isso porque, o artigo 124, III da citada legislação estabelece não serem registráveis como marca expressões contrárias à moral e aos bons costumes ou que ofendam a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdades pessoais e coletivas[2] e foi exatamente esse o entendimento da autarquia ao, em dezembro de 2022 ao indeferir o pedido de registro da marca Putos[3].
No entanto, o fato de não ter a marca registrada, por si só, não impediria a sua utilização no Brasil, razão pela qual a marca Petrus acionou o Poder Judiciário demonstrando a evidente semelhança entre os nomes e os rótulos, afirmando a existência de intenção de copiar, por meio de falas dos próprios humoristas que teriam declarado a intenção de imitar o vinho famoso.
Assim, demonstrando seu direito de zelar pela reputação de sua marca devidamente registrada, quanto ao nome (nominativa)[4] e quanto dos elementos do rótulo (mista)[5], afirmou a ocorrência de ilícitos pela Putos com a reprodução sem autorização do titular[6] e requereu a retirada dos produtos de circulação, além de indenizações a título de danos materiais e morais.
A importadora levantou o argumento de que, tanto o nome quanto o rótulo seriam sátiras, formas de linguagem protegidas pela liberdade de expressão prevista na Constituição Federal. Contudo, como bem pontuado na sentença, a legislação de propriedade industrial realmente protege a livre expressão, retirando do titular da marca o direito de impedir a citação da marca em publicações, desde que tal citação não tenha conotação comercial e não traga prejuízo à distinção da marca[7], o que não era o caso da Putos.
Também importante destacar que, como ficou reconhecido na sentença proferida, a possibilidade de causar confusão nos consumidores seria remota, na medida em que os produtos são destinados a públicos diferentes, especialmente quando se nota a grande diferença nos valores dos vinhos, todavia, do simples fato de não causar confusão no consumidor não decorre a consequência de ausência de ilícito marcário.
Bem frisou o magistrado a ocorrência de efeito carona (free riding), na medida em que, como constou da sentença, a Putos estaria “usurpando o prestígio e fama conquistado e adquirido pela autora [Petrus] com sua marca para, sem qualquer contrapartida, promover o seu produto”[8].
O efeito carona é, reconhecidamente, uma prática de concorrência desleal na modalidade parasitária que, como demonstrado acima, se caracteriza quando um comerciante tira proveito das realizações pessoais e do renome de outrem, mesmo quando se dá sem a intenção de causar prejuízo.
A sentença proferida segue na mesma linha já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao enfrentar situações semelhantes também já reafirmou a necessidade de serem retirados de circulação os produtos que se aproveitavam do efeito carona.
O primeiro caso foi julgado pelo STJ em abril de 2021 e envolvia duas empresas fabricantes de bebidas energéticas, Red Bull e Power Bull, sendo que a primeira questionava a possibilidade de a segunda utilizar-se da expressão “bull”. No julgamento, o Ministro Relator Villas Boa Cuêva entendeu que a utilização da expressão causaria risco de associação indevida porque, mesmo sendo produtos sem semelhança visual e com embalagens em cores diferentes, o nome era similar e seriam produtos do mesmo segmento mercadológico que seriam comercializados no mesmo local e voltados para o mesmo público.
Outro caso foi julgado pelo STJ em setembro de 2021 e encerrou uma disputa de anos entre as marcas Johnnie Walker e João Andante. No julgamento o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino entendeu que, mesmo se tratando de produtos diferentes (uísque e cachaça), estaria caracterizado o parasitismo, na medida em que os produtos seriam do mesmo segmento mercadológico, além de o nome se tratar de tradução quase literal um do outro e ainda serem encontradas semelhanças no rótulo, enquanto o uísque trazia um lorde inglês caminhando com um chapéu e uma bengala, a cachaça trazia um sertanejo também caminhando, mas com uma trouxa nas costas.
As decisões acima citadas, tanto a respeito dos vinhos, quanto das bebidas energéticas e do uísque e da cachaça reforçam a necessidade de se proteger a criação humana, instrumento de poder e riqueza tutelado pelo direito de propriedade intelectual.
Saindo um pouco da esfera brasileira, em janeiro deste ano foi também notícia o fato de a rede americana Walmart ter criado e passado a comercializar um item visualmente semelhante a outro já concebido por uma marca de luxo, trata-se da bolsa Birkin, da grife francesa Hermés, que pode custar de R$ 60 mil a R$ 3 milhões que foi replicada pelo Walmart, apelidada pelos internautas de “Wirkin”, e que está sendo comercializada nos Estados Unidos por valores que variam de R$ 480,00 a R$ 630,00.
Acaso judicializada a disputa das bolsas acima citada, poderia a grife francesa alegar a evidente violação de marca registrada e, à semelhança do caso dos vinhos, mesmo não se tratando de possível caso de confusão nos consumidores, que seriam distintos, ainda assim estariam caracterizados os atos de parasitismo o que, seguindo o entendimento pacificado pelo STJ, obrigaria a retirada da bolsa “Wirkin” de circulação e eventual pagamento de indenizações.
[1] Autos n. 1082835-82.2024.8.26.0100
[2] Art. 124. Não são registráveis como marca: […]
III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;
[3] Processo INPI n. 924898950
[4] Certificado INPI n. 911408983
[5] Certificado INPI n. 821043196
[6] Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:
I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
II – altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:
I – produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou
II – produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
[7] Art. 132. O titular da marca não poderá: […]
IV – impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
[8] Sentença dos autos n. 1082835-82.2024.8.26.0100
Available in: https://www.migalhas.com.br/depeso/425319/atos-de-parasitismo-e-violacao-marcaria-o-caso-petrus-x-putos
Autor: Fernanda Regina Negro de Oliveira • email: fernanda.oliveira@ernestoborges.com.br
